In seinem Urteil „Ankopplungssystem“ vom 01.03.2017 (Az. X ZR 10/15) hat sich der BGH mit den Grenzen für Beschränkungen des Patents im Nichtigkeitsverfahren befasst, wenn der Nichtigkeitskläger das Patent lediglich beschränkt angreift.
Der BGH hatte über die Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil eines europäischen Patents zu entscheiden. Das Patent betraf ein Ankopplungssystem, das ein selbstfahrendes Arbeitsgerät umfasst (z.B. Rasenmäher mit Aufladestation). Angegriffen war alleine der Patentanspruch 1.
Das BPatG hatte die Klage abgewiesen. Vor dem BGH verteidigte die Patentinhaberin das Patent zusätzlich mit Hilfsanträgen. Darunter waren Hilfsanträge, die darauf hinausliefen, den Gegenstand von Unteransprüchen in den Hauptanspruch aufzunehmen.
Der BGH verneinte die Schutzfähigkeit des Hauptanspruchs, so dass er sich mit den Hilfsanträgen befassen musste. Die Hilfsanträge hielt der BGH jedoch für unzulässig und gab der Nichtigkeitsklage im Ergebnis in vollem Umfang statt.
Ein Patent könne vom Nichtigkeitsbeklagten nur in dem Umfang beschränkt verteidigt werden, in dem es vom Nichtigkeitskläger angegriffen wird. Mit der beschränkten Verteidigung eines teilweise angegriffenen Patents durch Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit einem auf diesen rückbezogenen, aber mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Unteranspruch werde das Streitpatent der Sache nach im Umfang des nicht angegriffenen Unteranspruchs zur gerichtlichen Überprüfung gestellt. Die Möglichkeit, das Patent beschränkt zu verteidigen, diene aber allein der Verteidigung des Nichtigkeitsbeklagten gegenüber dem vom Nichtigkeitskläger geführten Angriff auf die Wirksamkeit des Patents und nicht auch der gerichtlichen Überprüfung des Patents im Übrigen.
Für eine solche beschränkte Verteidigung sei ein Rechtsschutzbedürfnis selbst dann nicht anzuerkennen, wenn der Nichtigkeitskläger die Rechtsbeständigkeit des mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Unteranspruchs in Zweifel zieht. Denn die beschränkte Verteidigung gegenüber einer Teilnichtigkeitsklage auch im Umfang eines nicht angegriffenen Unteranspruchs hätte im Wesentlichen die Wirkung einer Widerklage des Patentinhabers gegenüber dem Nichtigkeitskläger auf Feststellung der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents im Umfang des nicht angegriffenen Unteranspruchs. Eine solche Klage sei aber im Gesetz nicht vorgesehen und könne deshalb auch nicht Gegenstand einer beschränkten Verteidigung des Nichtigkeitsbeklagten sein.
Amtlicher Leitsatz des BGH:
Ein Patent kann vom Nichtigkeitsbeklagten nur insoweit beschränkt verteidigt werden, als es vom Nichtigkeitskläger angegriffen wird. Die beschränkte Verteidigung des Streitpatents durch Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit einem nicht angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ist unzulässig.
BGH, Urteil vom 01.03.2017, Az. X ZR 10/15 – Ankopplungssystem
