In dem Beschluss vom 11.05.2017 (Az. I ZB 6/16) hatte der BGH sich mit der Frage zu befassen, inwieweit das Beifügen von Zusätzen bei eingetragenen Wortmarken zu einer Änderung des kennzeichnenden Charakters mit der Folge führt, dass sich der Inhaber nicht auf die Benutzung der Marke berufen kann.
In dem zu entscheidenden Widerspruchsverfahren hatte die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede gegen die ältere Marke erhoben (vgl. § 43 Abs. 1 MarkenG). Dadurch oblag es dem Widersprechenden, die Benutzung seiner Marke in den letzten fünf Jahren vor der gerichtlichen Entscheidung glaubhaft zu machen (vgl. § 26 MarkenG). Dies gelang dem Widersprechenden jedoch nicht, da seine eingetragene Wortmarke „Dorzo“ durch dessen Lizenznehmerin ausschließlich mit folgenden weiteren Zusätzen verwendet wurde: „Dorzo-Vision®“, „DorzoComp-Vision®“ sowie „DorzoComp-Vision® sine“. Hierin sah der BGH der Entscheidung des Bundespatentgerichts folgend keine Benutzung der eingetragenen Marke.
Zunächst stellte der BGH fest, dass es sich bei der vorliegenden Nutzung um eine von der eingetragenen Marke abweichende Form handele (vgl. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Dementsprechend komme es darauf an, ob die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke ändere. Dies bejahte der BGH, da der maßgebliche Verkehr in der benutzten Form nicht mehr die eingetragene Marke erkenne. In dem zusammengesetzten Zeichen würden nicht mehr zwei einzelne, sondern eine einheitliche Marke wahrgenommen.
Zur Begründung stellte der BGH auf verschiedene Aspekte der konkreten Nutzung ab. Entscheidend war insbesondere, dass sich beide Kennzeichenteile gemeinsam durch die gleiche Schrifttype und -farbe von den anderen Aufschriften der jeweiligen Verpackungen abhoben. Außerdem führe der beiden Bestandteilen gemeinsame Wortanklang zu der einheitlichen Wahrnehmung, wobei „Dorzo“ auf den Wirkstoff „Dorzolamid“ und „Vision“ auf den Anwendungsbereich der Augenheilkunde hinweise. Schließlich spreche die Tatsache, dass das hochgestellte ® statt hinter der eingetragenen Marke hinter der Kombination positioniert wurde, für die die Änderung des kennzeichnenden Charakters.
Die Entscheidung verdeutlicht die Notwendigkeit einer bewussten Markennutzung. Wie der Beschluss zeigt, droht im schlimmsten Fall nicht nur das Unterliegen in einem Widerspruchsverfahren, sondern letztlich auch der Verlust der Marke. Die von der eingetragenen Form abweichende Nutzung einer Marke sollte daher stets mit der Rechtsabteilung bzw. einem Markenrechtler abgestimmt werden. Markenlizenzverträge sollten entsprechend regeln, inwieweit und in welcher Form die Markennutzung zusammen mit Zusätzen dem Lizenznehmer gestattet ist.
