Dr. Martin Quodbach, LL.M.

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Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

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BGH – Schneckenköder

04. Dezember 2018

Der BGH hat sich in einem Urteil vom 02.10.2018 (Az. X ZR 62/16) zu dem Feststellungsinteresse für eine negative Feststellungsklage aufgrund eines selbständigen Beweisverfahrens und bezogen auf die Einlassung des Pateninhabers in einem anschließenden negativen Feststellungsverfahren geäußert.

Wenn sich ein Patentinhaber gegenüber einem mutmaßlichen Patentverletzer Patentverletzungsansprüchen (sei es am Markt oder unmittelbar gegenüber dem mutmaßlichen Verletzer) berühmt, aber der Patentinhaber keine Patentverletzungsklage erhebt, kann der mutmaßliche Verletzer die Frage der Verletzung im Rahmen eines negativen Feststellungsverfahrens klären. Ein solches „Berühmen“ seitens des Patentinhabers ist Voraussetzung für das Feststellungsinteresse und damit für die Zulässigkeit der Klage.

Das Patent betraf die Herstellung von Schneckenködern. Die Patentinhaberin hatte gegen  die spätere Klägerin ein selbständiges Beweisverfahren zum Zwecke der Begutachtung der Produktionsstätte erwirkt, begleitet von einer einstweiligen Verfügung, die auf die Duldung von Maßnahmen im Zuge der Besichtigung gerichtet waren (solche Verfahren werden übergreifend auch mit „Besichtigungsverfügungsverfahren“ betitelt).

Der gerichtliche Sachverständige gelangte zu der Auffassung, dass die Produktionsanlage nicht zur Anwendung des geschützten Verfahrens geeignet war. Dies fußte auf einer Besichtigung der Anlage, die zur Zeit der Besichtigung nicht in Betrieb war.

Noch vor Abschluss des Beweissicherungsverfahrens erhob die Klägerin negative Feststellungsklage. Dieses Verfahren wurde einstweilen bis zum Abschluss des Beweissicherungsverfahrens ausgesetzt. Die Patentinhaberin beantragte in dem Beweissicherungsverfahren (erfolglos) eine erneute Besichtigung. Das ursprüngliche Gutachten durfte am Ende mit Schwärzungen auch der Patentinhaberin ausgehändigt werden.

Das Landgericht hatte der negativen Feststellungklage zunächst entsprochen, das Berufungsgericht das Urteil aufheboben und die Klage wegen eines fehlenden Feststellungsinteresses als unzulässig abgewiesen, aber die Revision zugelassen.

Der BGH hob das Berufungsgericht auf und verwies das Verfahren an das Berufungsgericht zurück. Die Entscheidung erging auf Basis folgender Leitsätze:

Leitsatz a):

Die Einleitung eines selbständigen Beweisverfahrens kann grundsätzlich nicht als Berühmung angesehen werden, die ein rechtliches Interesse des Gegners an einer negativen Feststellungsklage begründet.

Leitsatz b):

Eine Berühmung in diesem Sinne kann grundsätzlich auch nicht darin gesehen werden, dass ein Antragsteller in einem selbständigen Beweisverfahren vorträgt, ihm stehe ein Anspruch zu, wenn er dennoch auf eine weitere Beweiserhebung und auf vollständige Überlassung des eingeholten Gutachtens dringt.

Leitsatz c):

Eine Berühmung in diesem Sinne liegt jedoch grundsätzlich vor, wenn ein Antragsteller nach Abschluss des selbständigen Beweisverfahrens weiterhin geltend macht, ihm stünden Ansprüche gegen den Antragsgegner zu. Dies gilt auch dann, wenn diese Äußerung zum Zwecke der hilfsweisen Rechtsverteidigung gegen eine bereits erhobene negative Feststellungsklage erfolgt, die in erster Linie als unzulässig beanstandet wird.

Fazit

Beweissicherungs-/Besichtigungsverfügungsverfahren beinhalten regelmäßig noch keine Berühmung von Patentverletzungsansprüchen durch den Patentinhaber. Verteidigt sich der Beklagte im Rahmen einer negativen Feststellungsklage (sei es hilfsweise) mit Argumenten für eine Patentverletzung, wird (spätestens) ein Feststellungsinteresse des Klägers ausgelöst.