Mit Beschluss vom 05.11.2018 (Az. X ZB 6/17 – Schwammkörper) hat der BGH bestätigt, dass die Wirksamkeit einer Teilungserklärung nicht davon abhängt, dass der Patentanmelder zusätzliche Anspruchsgebühren für die abgetrennte Anmeldung rechtzeitig einzahlt.
Sachverhalt
Der Beschluss ist in einem Rechtsbeschwerdeverfahren gegen einen Beschluss des BPatG ergangen. In dem zugrunde liegenden Sachverhalt hatte der Anmelder im Jahr 2014 eine zwölf Ansprüche umfassende Patentanmeldung beim DPMA elektronisch eingereicht und hierfür eine Anmeldegebühr in Höhe von 80,00 € entrichtet. Sodann hatte er binnen eines Monats per Telefax die Teilung dieser Anmeldung erklärt und für die abgetrennte Teilanmeldung einen Anspruchssatz mit 14 Ansprüchen eingereicht. Für die Teilanmeldung hatte er per Einzugsermächtigung ebenfalls 80,00 € entrichtet.
Mit Bescheid vom 31.10.2014 hatte das DPMA den Anmelder auf die erhöhte Anmeldegebühr nach Nr. 311 100 / 311 050 hingewiesen, weil die Ausscheidungsanmeldung mehr als zehn Ansprüche aufwies und die Anzahl der in der Stammanmeldung eingereichten Patentansprüche überschritten wurde. Die erhöhte Anspruchsgebühr wurde vom Anmelder jedoch nicht eingezahlt.
Infolge der Nichtzahlung der Anspruchsgebühr stellte das DPMA mit Beschluss vom 01.06.2015 fest, dass die Teilungserklärung nach § 39 Abs. 3 PatG als nicht abgegeben gelte. Auf die Beschwerde des Anmelders gab das BPatG dem Anmelder Recht. Hiergegen richtete sich die Rechtsbeschwerde der Präsidentin des DPMA.
Entscheidung des BGH
Der BGH bestätigt die Auffassung des BPatG.
Für die Wirksamkeit der Teilungserklärung sei nach § 39 Abs. 3 PatG darauf abzustellen, dass (i) die nach den §§ 34 bis 36 PatG erforderlichen Anmeldungsunterlagen innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Teilungserklärung eingereicht und (ii) die Gebühren nach § 39 Abs. 2 PatG entrichtet würden. Liegen diese Voraussetzungen vor, erstarke die abgetrennte Anmeldung zu einer wirksamen, selbständigen Anmeldung.
§ 39 Abs. 2 Satz 1 PatG betreffe nur diejenigen Gebühren, die bis zum Zeitpunkt der Teilung für die Stammanmeldung zu entrichten waren. Zu trennen seien hiervon die zusätzlichen Anspruchsgebühren, die nicht für die Teilung der Anmeldung anfallen, sondern sich erst aus den beizubringenden Anmeldeunterlagen ergeben. Die zusätzlichen Anspruchsgebühren erfassen daher nur die abgetrennte Anmeldung und nicht die Wirksamkeit der Teilung als solche.
Aufgrund der Nichtzahlung der zusätzlichen Anspruchsgebühren galt die Einreichung der geänderten Patentansprüche und insofern auch die Erhöhung der Anzahl der Ansprüche gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht vorgenommen. Die Prüfung der Teilungsanmeldung musste daher auf Basis der ursprünglichen Patentansprüche erfolgen.
Amtlicher Leitsatz des BGH:
„Die Teilungserklärung gilt nicht deshalb als nicht abgegeben, weil der Anmelder zusätzliche Gebühren nicht begleicht, die für die abgetrennte Anmeldung wegen einer Erhöhung der Anspruchszahl gegenüber der Stammanmeldung in den für die abgetrennte Anmeldung eingereichten Anmeldungsunterlagen entstanden sind.“
BGH, Beschluss vom 05.11.2018, Az. X ZR 6/17 – Schwammkörper
